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El Tribunal General recuerda que, a la hora de analizar la posible función técnica de una marca de forma, deben tenerse en cuenta los productos solicitados.

Friday, 1 of September of 2023

En el año 2008 la empresa sueca Roxtec solicitó el registro de la siguiente marca de la Unión figurativa:

Los productos designados por la marca solicitada fueron, entre otros, precintos de penetración de cables y tubos fabricados con metales (clase 6), marcos de plástico o caucho (clase 7), tubos rígidos no metálicos para la construcción, precintos de penetración de cables y tuberías no metálicas (clase 19).

Una empresa competidora, Wallmax, presentó solicitud de nulidad de la marca en base al artículo 7.1.b), d) y e), inciso ii) del Reglamento 2017/1001. La División de Anulación declaró la nulidad de la marca en relación con el art. 7.1.e), inciso ii) al entender que el signo era constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

Tras recurso de Roxtec, la EUIPO confirmó la decisión de instancia, pero solo en relación a algunos productos de la clase 19, permitiendo el registro de los restantes productos de las clases 6, 17 y 19.

Wallmax recurrió esta decisión ante el Tribunal General alegando que, a la hora de analizar el artículo 7.1.e), la cuestión de si una forma es necesaria para cumplir una función técnica debía apreciarse con independencia de los productos para los que se solicitó la marca, limitándose a determinar si una marca de forma representa o no la forma de un producto con función técnica. 

El Tribunal General, a este respecto, sostuvo que nada en el Reglamento permitía concluir que el examen de este motivo de nulidad debiera llevarse a cabo independientemente de los productos. Recordó además que los dos pasos de este examen son: primero, identificar debidamente las características esenciales del signo, y, segundo, comprobar si todas ellas responden a una función técnica en relación con el producto concreto.

De esta forma, el TG afirmó que la Sala de Recursos concluyó correctamente que el signo quedaba fuera de la prohibición del artículo 7.1.e) para los productos de las clases 6, 17 y 19, no siendo la forma necesaria para obtener un resultado técnico al no constituir una característica esencial de estos. En definitiva, el recurso de Wallmax fue desestimado.

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