Sentencia núm. 633/2026 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 27 de abril de 2026. Rec. 1195/2022
Walton International LTD (en adelante, Walton), es una sociedad que se dedica a la comercialización de productos de moda y complementos. Asimismo, Walton es titular de la marca española denominativa “GIORDANO”, registrada para productos de las clases 18 y 25 (bolsos, vestidos, calzado, entre otros). Esta marca fue concedida el día 30 de marzo de 2011, tras la conversión en marca española de una marca internacional anterior.
El 29 de marzo de 2016, Walton interpuso una demanda frente a un conjunto de sociedades que ejercían su actividad en el mismo sector de moda en España. El motivo fue que dichas entidades venían utilizando, desde 1997, el signo “GIORDANO” para comercializar prendas de ropa y otros productos similares. Walton consideraba que este uso vulneraba sus derechos exclusivos sobre la marca, y generaban un riesgo de confusión (artículo 34 Ley de Marcas).
Las demandadas contestaron formulando una demanda reconvencional y solicitando la caducidad de la marca “GIORDANO” por falta de uso real y efectivo (artículos 35 y 55 LM). En este sentido, alegaban que Walton no había hecho una explotación real de la marca en el mercado español durante los cinco años posteriores a su concesión. Para ello resaltaron que las ventas de Walton eran mínimas, las tiendas físicas que se abrieron duraron poco tiempo, y la actividad promocional carecía de relevancia. Asimismo, sostenían que Walton había presentado su demanda de forma estratégica y justo un día antes de finalizar el periodo legal de cinco años para evitar tener que acreditar el uso efectivo de la marca conforme al artículo 42.1 LM.
El Juzgado de lo Mercantil desestimó íntegramente la demanda de Walton, y declaró la caducidad de su marca por falta de uso. Posteriormente, la Audiencia Provincial confirmó la caducidad al considerar insuficiente la actividad comercial desarrollada por Walton en España. No obstante, sí reconoció que hubo infracción de los derechos marcarios de Walton durante el denominado “periodo de gracia”. Disconformes con esta decisión, las demandadas recurrieron ante el Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal aborda el concepto de “periodo de gracia” y recuerda que la legislación marcaria concede al titular de una marca el plazo de cinco años (tras su registro) para comenzar a usarla en el mercado. Durante este periodo, el titular no estará obligado a acreditar el uso efectivo. No obstante, transcurrido el plazo, sí deberá poder probarse ese uso en caso de ser necesario. Con ello, el legislador busca evitar que marcas no explotadas se utilicen únicamente para bloquear la actividad de terceros.
En este caso, el Supremo considera especialmente relevante que Walton presentara la demanda el 29 de marzo de 2016, exactamente un día antes de que finalizara el periodo de gracia (iniciado con la concesión de la marca el día 30 de marzo de 2011).
Además, destaca que la explotación comercial de la marca en España fue claramente insuficiente (las ventas en los establecimientos físicos de Walton apenas superaron los 9.000 euros, las ventas online eran prácticamente residuales, etc.).
A la vista de estas circunstancias, el Tribunal concluye que Walton ha incurrido en un fraude procesal para evitar la aplicación del artículo 42.1 LM y así eludir la obligación de acreditar el uso efectivo de la marca. En consecuencia, revoca la sentencia de la Audiencia Provincial y confirma íntegramente el pronunciamiento de primera instancia.