El uso de marcas en películas y series se ha configurado como una práctica no solo habitual sino en auge, fruto de la incesante demanda de contenido audiovisual y de la gran popularidad de las plataformas de streaming. Y es que, independientemente de la finalidad comercial que puede darse a la colocación de las marcas a nivel publicitario a través del product placement, las marcas forman parte de nuestra vida cotidiana, por lo que se convierten en herramientas relevantes a la hora de construir una narrativa verosímil y conformar personajes completos y con matices realistas. Un modelo de coche especifico, un bolso con un logotipo de una marca de lujo o el uso de un determinado tipo de móvil genera en la mente del espectador unas ideas precisas acerca del entorno donde se desarrolla la ficción y de las características de los personajes.
No obstante, la utilización de marcas sin la autorización del titular puede conllevar una serie de riesgos legales significativos que deben ser tenidos en cuenta, puesto que puede producirse una injerencia un el derecho de marca recogido en el artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM).
Pues bien, a la hora de analizar el uso de marcas ajenas en obras audiovisuales, el aspecto fundamental que debe valorarse de cara a examinar si se necesita pedir permiso al titular radica en saber si se hará un uso a título de marca, es decir, para identificar productos o servicios en el mercado, y si tal uso, puede implicar un aprovechamiento indebido de la reputación ajena o puede causar denigración, o dilución del valor de marca. En caso de que la respuesta sea afirmativa, será necesario solicitar autorización titular ya que, de lo contrario, podríamos estar ante un supuesto de infracción marcaria.
En otras palabras, si la marca es usada a meros efectos descriptivos, por ejemplo, para mostrar la época en la que se graba la película, aspectos de la sociedad, y de un modo que no se le conceda un protagonismo excesivo, no sería necesario obtener esa autorización, ya que se entiende que es un uso no marcario que excede el derecho de marca reconocido en el art. 34 LM o en el Art. 9 del Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE).
Por el contrario, en el supuesto de que la marca ajena aparezca de forma predominante (repetitivas ocasiones, zooms, planos fijos, etc.), y sirva para identificar productos y servicios, o se vincule el signo con escenas de carácter problemático, podría considerarse que tal uso de la marca, sin consentimiento del titular, constituye una infracción de su derecho de exclusiva.
Este aspecto queda reflejado con claridad en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en especial, en su Sentencia de 12 de junio de 2008 donde recuerda que el ius prohibendi del titular de una marca se circunscribe a aquellos casos en los que la utilización de la marca por un tercero (i) se produce dentro del tráfico económico; (ii) sin autorización o consentimiento del titular; (iii) para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca está registrada; y (iv) cuando menoscaba o puede menoscabar la función esencial de la marca, esto es, su aptitud para identificar el origen empresarial de dichos productos o servicios.
La jurisprudencia española al respecto es muy escasa y es cierto que parece que se ha mostrado proclive a permitir el uso de marcas en producciones audiovisuales. Así, la Sentencia de 30 de diciembre de 2015 del Tribunal Supremo entendió que el uso de “Templario” como título de una obra cinematográfica no era un uso a título de marca, aunque en ese caso se tuvo en cuenta que la marca ajena no era renombrada y su distintividad era baja. Además, se consideró que el uso del signo no contribuiría en absoluto a crear un mercado para el titular de la película, y no permitiría distinguir productos y servicios respecto de los de otras empresas, al ser únicamente un título cinematográfico que, además, estaba relacionado con la temática de la película a modo descriptivo.
En definitiva, la legitimidad de usar una marca ajena sin consentimiento del titular residirá en el análisis del contexto que rodee la utilización del signo y como se integre el mismo en la escena; por ejemplo, deberá tenerse en cuenta su predominancia y protagonismo en el plano, la duración de su aparición o si, por el contrario, su naturaleza es puramente accidental. Así, mostrar una marca durante un breve lapso en el fondo de la escena, sin que se le enfoque en primer plano, constituirá un uso accesorio o descriptivo de la marca, mientras que la aparición del signo en repetidas ocasiones, encuadrándolo en gran tamaño y asociándolo con actividades delictivas o personajes conflictivos podrá afectar a la reputación de la marca, y, si es así, constituir un acto ilícito.
Un ejemplo ilustrativo de la problemática que puede desencadenar el uso de marcas en producciones audiovisuales acaba de ocurrir con motivo de la tercera temporada de la famosa serie White Lotus, cuya trama refleja la estancia de huéspedes adinerados en un complejo turístico de lujo en Tailandia. La familia Ratliff es una de las protagonistas de la serie, en la cual el padre, Timothy y uno de sus hijos, Saxon, son caracterizados como antiguos alumnos de Duke, una reconocida universidad estadounidense.
En este contexto, varios sucesos de la serie han alertado a la entidad, y es que, en los últimos episodios, el padre protagoniza una escena en la que considera el suicidio mientras lleva una camiseta con el logotipo “DUKE” escrito en letras de gran tamaño, lo que ha motivado que la universidad emita un comunicado en el que expresamente pone de manifiesto que no aprueba el uso de su logo y señalan que “White Lotus no solo utiliza nuestra marca sin permiso, sino que, en nuestra opinión, la utiliza en imágenes que son preocupantes, no reflejan nuestros valores ni quienes somos”. ¿Estamos aquí ante un supuesto de infracción de marca?