Conclusiones del Abogado General EMILOU, de 27 de marzo de 2025. Asunto C ‑ 168/24.
En 2012, como consecuencia de un concurso de acreedores, la empresa de moda JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, S.A. transfirió a PMJC sus activos materiales e inmateriales, entre los que se incluían varias marcas con el signo denominativo “JC de CASTELBAJAC” para ropa de mujer, hombre y niños. Tras la cesión de las marcas, el diseñador y fundador, Jean-Charles de Castelbajac, continuó trabajando con PMJC hasta 2015.
El problema surge en 2018, cuando PMJC demandó a Castelbajac por supuesta infracción de las marcas y competencia desleal al seguir haciendo uso de las marcas cedidas a través de una nueva sociedad. Mediante reconvención, el diseñador solicitó que se declarara la caducidad de los derechos de PMJC sobre las marcas en cuestión, argumentando que la empresa, de forma engañosa, había inducido al público a creer que él seguía participando en el diseño de los productos.
El Tribunal de Apelación de París estimó la demanda de Castelbajac, revocando los derechos de PMJC sobre las marcas. En consecuencia, PMJC interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Casación, que planteó la siguiente cuestión prejudicial al TJUE:
“¿Pueden interpretarse el artículo 12.2. b) de la Directiva 2008/95 y el artículo 20.b) de la Directiva 2015/2436, en el sentido de que no se oponen a la caducidad de una marca patronímica, aunque esta haga creer al público que dicho diseñador sigue participando en el diseño de los productos que llevan la marca, cuando esto ya no es así?”
El Abogado General Emilou responde a la cuestión planteada aclarando que la mera cesión de una marca consistente en el apellido del diseñador – y que posteriormente se desvincula de ella - no implica por sí sola que la marca deba ser objeto de caducidad, siendo necesario pruebas adicionales que demuestren que el titular de la marca está proyectando al público, de manera engañosa, la idea de que el diseñador sigue vinculado a los diseños, lo que supondría no cumplir la función esencial de la marca, esto es, la indicación del origen empresarial.