25 oct El TJUE vuelve a declarar que el efecto del carácter unitario de la Marca de la Unión Europea no es absoluto

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) ha vuelto a manifestarse sobre el carácter unitario de la Marca de la Unión Europea (“MUE”) en su Sentencia de 20.07.2017 (Asunto C-93/16), en la que responde a cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Alicante. En esa relevante Sentencia el TJUE ha vuelto a explicar que el efecto del carácter unitario de la MUE no es absoluto, explicando que el hecho de que no exista un riesgo de confusión con un signo posterior en parte del territorio del UE, en el que se verifique una coexistencia pacífica entre la MUE y dicho signo, no impide necesariamente al titular de la MUE ejercitar su jus prohibendi contra el uso de dicho signo en otras partes del territorio en las que exista un riesgo de confusión.

En el litigio que da origen a la cuestión prejudicial el titular de las MUE “KERRYGOLD” utilizada para identificar mantequillas demandó por infracción de la misma a una sociedad española que venía comercializando la margarina “KERRYMAID” importada de Irlanda alegando haber riesgo de confusión y aprovechamiento indebido del carácter distintivo y del renombre.

El Juzgado de lo Mercantil de Alicante en su Sentencia de 18.03.2015 desestimó la acción de infracción. En primer lugar, reconoció que (i) la única similitud entre el signo KERRYMAID y las MUE KERRYGOLD resultaba del elemento “KERRY”, que se refería a un condado irlandés reputado por su ganadería vacuna; y (ii) ambas partes coincidían en reconocer que las MUE KERRYGOLD y la marca nacional KERRYMAID coexistían pacíficamente en Irlanda y en el Reino Unido. En segundo lugar, el Juzgado Mercantil de Alicante concluyó que no podía existir, en España y en la UE, un riesgo de confusión debido al importante peso demográfico conjunto de Irlanda y del Reino Unido en la UE, la coexistencia pacífica de las marcas y el signo en esos dos Estados miembros y teniendo en cuenta el carácter unitario de la MUE; además de concluir que, también debido a dicha coexistencia pacífica en Irlanda y en el Reino Unido, no cabía considerar que existiera, en España, un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de las MUE KERRYGOLD.

La Sentencia fue recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante que, ante la constatación de que la coexistencia pacífica entre las MUE KERRYGOLD y el signo KERRYMAID solo se daba en el territorio de dos Estados miembros de la UE, ha decidido suspender el procedimiento y plantear 3 cuestiones perjudiciales al TJUE.

La primera cuestión prejudicial planteada es, en esencia, si el artículo 9.1.b) del Reglamento nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, habida cuenta del carácter unitario de la MUE, el hecho de que una MUE y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la UE permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha MUE y el referido signo en otra parte de la UE, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa MUE y el signo idéntico a esa marca nacional.

Antes de responder a esa cuestión el TJUE ha recordado que la protección uniforme que la referida disposición confiere al titular de la marca consiste en habilitar a ese titular para que, en la totalidad del territorio de la UE, prohíba a cualquier tercero el uso en el tráfico económico, sin el consentimiento de dicho titular, de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares que perjudique o pueda perjudicar la función de indicación de origen de la marca y cree de este modo un riesgo de confusión. Recuerda también que para que el titular de la MUE pueda invocar ese derecho no es en absoluto necesario que el uso del signo idéntico o similar que crea un riesgo de confusión se produzca en el conjunto del territorio de la UE. Por lo que, cuando el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una MUE, aunque sólo en una parte de la UE, existe violación del derecho exclusivo conferido por esa marca. No obstante, en tal caso, el titular de la MUE infringida solo podrá prohibir la comercialización de los productos en cuestión con el signo infractor en el territorio de la UE en que haya dicho riesgo, es decir, no en la parte de la UE en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión (tal y como se observa en la STJUE 22.09.2016, asunto C‑223/15 “Combit Software”, ya relatada aquí.

Asimismo, el Tribunal reitera, citando nuevamente la Sentencia “Combit Software”, que “el examen de la existencia de un riesgo de confusión en una parte de la Unión debe fundamentarse en una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso concreto y que esta apreciación debe incluir una comparación gráfica, fonética o conceptual de la marca y del signo utilizado por el tercero, lo cual puede llevar, en particular por motivos lingüísticos, a conclusiones diferentes para una parte de la Unión y para otra”.

Pues bien, analizando el caso concreto en el que se ha constatado que la coexistencia pacífica solo se da en Irlanda y Reino Unido, pero no en España, que es la parte del territorio de la UE relevante a efectos de la acción de violación ejercitada, el TJUE declara que no es posible limitar el fundamento de las conclusiones sobre riesgo de confusión en un dado Estado miembro (España) en la coexistencia pacífica que ocurre en otros dos Estados miembros (Irlanda y Reino Unido), siendo necesario efectuarse una apreciación global de todos los factores pertinentes.

En se sentido el Tribunal contesta a la primera cuestión prejudicial exponiendo que el artículo 9.1.b) del Reglamento nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha marca de la Unión y el referido signo en otra parte de la Unión, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa marca de la Unión y el signo idéntico a esa marca nacional”.

En la segunda cuestión prejudicial se cuestionaba en esencia si el aludido artículo debe ser interpretado en el sentido de que los factores que sean pertinentes para apreciar si el titular de una MUE puede prohibir el uso de un signo en una parte de la UE a la que no se refiere la acción de violación (Irlanda y Reino Unido) pueden ser tenidos en cuenta para apreciar si dicho titular está habilitado para prohibir el uso de ese signo en la parte de la Unión a que se refiere dicha acción (España). En su respuesta el TJUE ha esclarecido que eso solo será posible cuando no exista una diferencia significativa entre las condiciones del mercado o las circunstancias socioculturales observadas en dichas partes del territorio de la UE. Además, el Tribunal también ha señalado que el análisis del comportamiento que cabe esperarse de un tercero para considerar que su uso del signo es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial podrá ser distinto en diferentes partes del territorio de la UE, lo que dependerá de las circunstancias concretas existentes en dichas partes del territorio de la UE.

En la tercera cuestión perjudicial se planteaba en esencia, si el artículo 9.1.c) del referido Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una MUE que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la UE permite concluir, habida cuenta del carácter unitario de la MUE, que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la UE, en la que no se da tal coexistencia pacífica. La respuesta del TJUE es negativa, en el mismo sentido de la respuesta a la primera cuestión, señalando que no es posible limitar el fundamento de la justificación del uso solamente en ese hecho y que, por el contrario, debe efectuarse una apreciación global de todos los factores pertinentes.

La Sentencia puede ser consultada en su integridad en este enlace:

Para más información respecto a esta noticia, puede contactar con h.busch@baylos.com

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